Personalisierung von Produkten und Markenrecht: Verletzen oder nicht verletzen?

Der stolze Besitzer einer ROLEX Uhr zu sein, ist schön. Noch besser ist es, wenn man sie durch Personalisierung zu einem Einzelstück machen kann. Allerdings muss eine solche Personalisierung zulässig sein und darf das Markenrecht des Besitzers nicht verletzen. Dies war die Frage, über die das Bundesgericht am 19. Januar 2024 im Fall 4A_171/2023 zu entscheiden hatte, dem folgender Sachverhalt zugrunde lag:

     I.     Die Fakten

Ein Unternehmen mit Sitz in Genf ist im Bereich der Personalisierung von Uhren tätig, die von Privatpersonen erworben wurden, die ihnen eine persönliche Note verleihen möchten, insbesondere bei Uhren der Marke ROLEX. Das Unternehmen verleiht ihnen ein neues Aussehen, indem es verschiedene technische Merkmale verändert, um sie nach den Wünschen seiner Kunden exklusiver zu machen. Einige Operationen bestehen zum Beispiel darin, eine Uhr in ein Skelettmodell zu verwandeln und das Uhrwerk durchsichtig zu machen, was ROLEX nie getan hat. Die Tätigkeit der Personalisierung erfordert manchmal, aber nicht systematisch, dass die Marken der Originaluhr nach dem Austausch oder der Änderung des Zifferblatts auf dem Zifferblatt abgelegt und wieder angebracht werden, oder sogar, dass die Marken im Fall von Skelettmodellen als Abziehbilder unter dem Glas angebracht werden.

Das Unternehmen bietet seine Dienste jedoch nur Kunden an, die ihre Uhren auf rechtmäßige Weise erworben haben, und zwar ausschließlich für private Zwecke. Das Unternehmen weist ausdrücklich darauf hin, dass seine Kunden nicht berechtigt sind, ihre Uhren auf irgendeine Art und Weise kommerziell weiterzuverkaufen, und es selbst keine modifizierten Uhren weiterverkauft. Das genannte Unternehmen erwähnt auf seiner Website ausdrücklich, dass die Markeninhaber seine Tätigkeit nicht unterstützen, dass die Garantie des Herstellers erlischt und durch seine eigene ersetzt wird, sobald die Uhr personalisiert wurde. Schließlich wird jedes ersetzte Teil ausdrücklich als Teil des betreffenden Unternehmens und nicht des Markeninhabers, der die Uhr herstellt, gekennzeichnet.

Nach einer Klage von ROLEX wegen Verletzung des Markenrechts und des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb hatte der Genfer Gerichtshof den Anträgen von ROLEX stattgegeben. Das Gericht war der Ansicht, dass sich nur der Kunde auf den Grundsatz der Erschöpfung der Marke berufen kann, nicht aber ein drittes Unternehmen, das Dienstleistungen kommerzieller Art in Bezug auf das betreffende Markenprodukt erbringt. Mit anderen Worten, so der Gerichtshof, berechtigt dieser Erschöpfungsgrundsatz einen Dritten wie das angefochtene Unternehmen nicht dazu, eine kommerzielle Dienstleistung unter freier Benutzung fremder Marken auf dem Markt zu seinem eigenen Nutzen anzubieten. Ein solches kommerzielles Angebot wäre nicht von der privaten Nutzung gedeckt.

Das Genfer Unternehmen hatte gegen dieses Urteil beim Bundesgericht Berufung eingelegt.

     II.      Die Rechtmäßigkeit von personalisierten Produkten für den privaten Gebrauch

Das Bundesgericht erinnert zunächst daran, dass das ausschließliche Recht zur Vermarktung eines Produkts, auf dem eine Marke angebracht ist, ab dem Zeitpunkt erschöpft ist, an dem das betreffende Produkt rechtmäßig erworben wurde.

Von diesem Zeitpunkt an kann der Erwerber mit dem Gerät tun, was er will, einschließlich es Dritten anzubieten, es weiterzuverkaufen oder zu zerstören. Ebenso hat er das Recht, Änderungen vorzunehmen, was je nach den erforderlichen technischen Fähigkeiten des Erwerbers dazu führen kann, dass er die Dienste eines Dritten in Anspruch nehmen muss, der über diese Fähigkeiten verfügt, die er selbst nicht hat. Dies gilt zum Beispiel für die Anpassung eines Haute-Couture-Kleides durch die Dienste eines professionellen Couturiers, dessen Tätigkeit die Rechte des Markeninhabers nicht verletzt. Es gibt keinen Grund, warum dies im vorliegenden Fall anders sein sollte.

Die Personalisierung eines Markengegenstands, die auf Wunsch und für Rechnung seines Eigentümers zum persönlichen Gebrauch vorgenommen wird, beeinträchtigt die Unterscheidungsfunktion der Marke nicht, da der geänderte Gegenstand für den privaten Gebrauch bestimmt ist und nicht wieder in den Verkehr gebracht wird.

Dies wurde vom Bezirksgericht Hérens und Conthey im Zusammenhang mit dem Weiterverkauf von Levi-Strauss-Jeans entschieden, die rechtmäßig erworben wurden, bevor sie verwaschen und dann wieder zum Verkauf angeboten wurden.

Es muss also unterschieden werden, ob es sich um eine private oder eine kommerzielle Nutzung handelt. Wenn die Waren auf Wunsch des rechtmäßig erworbenen Eigentümers geändert werden und die Änderungen nur für seinen persönlichen Gebrauch erfolgen, verletzen die Dienstleistungen, die der Dritte zur Durchführung der Änderungen anbietet, nicht das Markenrecht des Eigentümers, da es sich um einen rein privaten Rahmen handelt. Anders verhält es sich jedoch, wenn die geänderten Waren anschließend auf dem Markt weiterverkauft werden, was eine kommerzielle Benutzung darstellt, die die Markenrechte des Inhabers verletzt.

Die Frage, ob die Art und Weise, wie die Genfer Firma auf ihrer Website für ihre Aktivitäten wirbt, den Eindruck einer offiziellen Berichterstattung erweckt, die gegen das Markenrecht oder das Recht des unlauteren Wettbewerbs verstoßen könnte, wurde hingegen zur erneuten Prüfung an die Vorinstanz zurückverwiesen.

     III.      Schlussfolgerung

Das Urteil des Bundesgerichts überzeugt.

Sobald ein Produkt rechtmäßig erworben wurde, darf der Erwerber damit tun, was er will, solange er es nicht verändert, einschließlich des Weiterverkaufs, und zwar gemäß dem Grundsatz der Erschöpfung der Rechte.

Wenn er das Produkt ändert oder von einem Dritten ändern lässt, der die technischen Fähigkeiten dazu hat (sei es ein Schneider, eine Werkstatt oder ein anderer Fachhandwerker), muss der Käufer des Produkts (und das Unternehmen, das die Änderungen vorgenommen hat) sicherstellen, dass das geänderte Produkt nur persönlich und privat genutzt wird. Eine solche private Nutzung fällt nicht in den Anwendungsbereich des Markenrechts.

Jeder Weiterverkauf eines veränderten Produkts führt hingegen zum Wiederaufleben des exklusiven Vermarktungsrechts und ermöglicht es dem Inhaber, gegen diese neue Form der Vermarktung vorzugehen, unabhängig davon, ob sie von einer Privatperson oder einem Gewerbetreibenden vorgenommen wird, der die Veränderungen vorgenommen hat.

Die Bedeutung dieses Urteils kann in einer Zeit, in der die Personalisierung von Produkten eine immer wichtigere Rolle spielt, nicht hoch genug eingeschätzt werden. Diese Tätigkeit wurde vom Bundesgericht bestätigt, sofern der Gewerbetreibende sicherstellt, dass er seine Tätigkeit nur zugunsten von Privatpersonen ausübt, die das modifizierte Produkt auf rechtmäßige Weise erworben haben, und dass sich seine Kunden verpflichten, das Produkt nur für den persönlichen Gebrauch zu verwenden. Es wird höchstens klargestellt, dass der Gewerbetreibende nicht für einen Kunden verantwortlich gemacht werden kann, der gegen seine Verpflichtung verstößt und das modifizierte Produkt selbst weiterverkauft. In diesem Fall wäre nur die Privatperson für die Verletzung des Markenrechts verantwortlich, nicht der Gewerbetreibende. Der Gewerbetreibende wird daher gut daran tun, sein Geschäftsmodell mit besonders klaren und sichtbaren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu betonieren.